La persistencia en los errores procesales y sus consecuencias

Artículo originalmente publicado en el Nº. 1.015 de la revista Actualidad Jurídica Aranzadi, el jueves 27 de febrero de 2025

Aunque no se formule reconvención, la mera presentación de la solicitud de nulidad de la marca en que se fundaba la demanda de infracción ante la oficina registral exigía del tribunal de marcas de la UE –y de la Audiencia Provincial–, la suspensión del procedimiento de oficio, tal y como lo establece la norma procesal de carácter imperativo.

Es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto por sentencia el 14 de enero de 2025 un recurso extraordinario por infracción procesal contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, que había confirmado otra anterior en el mismo sentido del Juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 1 de España. La cuestión fundamental, que ha dado origen a la estimación del recurso es la siguiente:

El fondo del asunto se refiere a una marca de la Unión Europea cuyo titular demandaba a un tercero por su presunta infracción al usar un signo coincidente para productos de la misma clase. Dicha infracción fue apreciada y declarada tanto en la sentencia de instancia como en la posterior alzada, que confirmó la anterior.

Sin embargo, se da la circunstancia de que la parte demandada anunció en la oposición a la demanda, que iba a interponer una demanda de nulidad de la marca de la demandante ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, en lugar de hacerlo mediante reconvención en el mismo procedimiento ante el juzgado.

En la audiencia previa la demandada presentó una copia de la petición de nulidad, pero no solicitó la suspensión del procedimiento judicial.

El procedimiento judicial prosiguió, por tanto, finalizando en este caso con sentencia estimatoria de la demanda y declarativa de la infracción de la marca de la demandante.

La sentencia fue recurrida en apelación y en el curso de la tramitación del recurso, la apelante aportó la Decisión de la División de Anulación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, por la que se dejaba sin efecto la marca que la sentencia de instancia había estimado infringida.

La otra parte, recurrió esa decisión ante la Oficina, y por tanto no siendo firme, la Audiencia Provincial consideró que no podía incidir en la resolución del recurso de apelación, aduciendo que los tribunales de marcas de la Unión Europea reputarán válida la marca de la Unión a no ser que el demandado impugne la validez a través de una demanda reconvencional, y que, no constando la firmeza de la Decisión de Anulación, seguía rigiendo la presunción de validez.

También razonaba que el demandado pudo presentar la demanda reconvencional ante el Juzgado de Marcas de la Unión Europea, pero, como ya puso de manifiesto en su escrito de contestación, prefirió presentar después ante la oficina registral la solicitud de nulidad provocando con ello que el objeto del procedimiento judicial quedara limitado exclusivamente a la acción de infracción.

Se refirió también a que el efecto retroactivo de la caducidad o de la nulidad de la marca, una vez firme la resolución que la declare, no afecta a las resoluciones sobre violación de marca que hayan adquirido firmeza de cosa juzgada y que se hayan ejecutado con anterioridad a la resolución de caducidad o de nulidad.

Por ello entró a resolver el recurso de apelación y lo desestimó al apreciar la infracción.

Un caso claro de prejudicialidad

El Tribunal Supremo corrige y recuerda que, aunque no se hubiera formulado reconvención, la mera presentación de la solicitud de nulidad de la marca en que se fundaba la demanda de infracción exigía del tribunal de marcas de la Unión Europea la suspensión del procedimiento de oficio, tal y como lo establece la norma procesal de carácter imperativo.

El tribunal de la marca que conoce de la demanda de infracción, constándole que la demandada había pedido ante la Oficina registral la nulidad de la marca que se invocaba infringida, debía suspender el procedimiento antes de dictar sentencia.

Afirma el Tribunal Supremo por ello en su sentencia, que es un caso claro de prejudicialidad, pues el resultado de la demanda de nulidad de la marca tiene una incidencia directa en el procedimiento de infracción, en la medida en que constituye un presupuesto esencial de la acción de infracción la existencia y validez del derecho de marca que se denuncia infringido.

De este modo, si finalmente se declaraba la nulidad de la marca, procedería la desestimación de la demanda de infracción, y se prescribe la suspensión por prejudicialidad, porque está ventilándose la nulidad del derecho de marca en otra instancia con competencia para ello.

Así pues, la suspensión debe acordarse no sólo cuando haya sido solicitada por la parte, sino también de oficio, previa audiencia de las partes.

El Tribunal Supremo indica que esta infracción procesal del juez de primera instancia pudo haber sido subsanada por la Audiencia Provincial en el recurso, máxime si se le aportó la Decisión de la oficina registral, que acordaba precisamente la nulidad de la marca, aunque esa decisión estuviera recurrida. Y entiende por ello que la Audiencia Provincial debía haber suspendido el fallo del recurso de apelación, previa audiencia de las partes, hasta que fuera firme la resolución sobre la nulidad de la marca.

Indefensión a la parte demandada

Al no hacerlo, se confirma que ha provocado indefensión a la parte demandada, en atención a los efectos de cosa juzgada que la firmeza de la sentencia de infracción podría generar frente a una posterior y eventual sentencia firme de nulidad de la marca, todo lo cual conlleva la nulidad de lo actuado.

Es un claro ejemplo de que hay persistencias en errores procesales durante la tramitación de un proceso, incluso ante juzgados y tribunales especializados y con competencias exclusivas, que pueden resultar muy frustrantes y requieren de una gran resiliencia del afectado por ellos, porque, como en este caso, se producen en sucesivas instancias, y aunque al final resultan en un inevitable retroceso de las actuaciones y una corrección tardía, implican la inversión de una ingente cantidad de recursos, tanto de tiempo como sin duda económicos –no en vano han transcurrido más de cinco años hasta conseguirse la rectificación procesal–, que a menudo, hará que en muchos casos se desista por el camino, y existan partes indebidamente afectadas por resoluciones que no han sido adecuadas a Derecho.